재심사 후 특허기간 조정 위태로워

Jul 15, 2023

이번 주 연방순회법원의 결정은 기간 조정 특허가 자명성 유형 이중 특허(ODP) 원칙에 따라 동일한 특허 계열의 더 일찍 만료되는 특허에 의해 무효화될 수 있음을 확인합니다. 이 판결은 자신의 발명의 한 측면에 대한 청구를 먼저 획득하고, 첫 번째 출원에 대한 특허청의 지연으로 인해 특허 기간 조정(PTA)을 받은 다음, 계속해서 원래 출원에 공개된 추가 발명에 대해 특허를 부여하는 특허 소유자에게 중요합니다. Cellect 결정은 이러한 후속 출원이 주 특허의 PTA를 무효화하고 특허 기간을 단축할 수 있음을 의미합니다.

특허 전문가들은 이 사건을 면밀히 모니터링해야 합니다. 재심리 청원 마감일은 2023년 10월 12일이며, 아미쿠스 브리핑 마감일은 2023년 10월 26일입니다. 기업은 또한 가족 내 ODP 문제의 위험을 줄이고 다른 옵션이 있을 때 PTA에 대한 의존도를 최소화하기 위해 특허 기소 전략을 재검토해야 합니다. 사용할 수 있습니다.

이중 특허 원칙은 일반적으로 출원인이 동일한 발명에 대해 두 개 이상의 특허를 받는 것을 금지합니다. ODP는 나중에 만료되는 특허가 더 일찍 만료되는 특허의 주장과 "특허적으로 구별되지 않는" 주장을 갖는 것을 금지하는 이중 특허 원칙의 확장판입니다.

ODP는 미국 특허 기간이 특허가 발행된 날짜로부터 측정되었던 1800년대 후반으로 그 뿌리를 추적합니다. 이전 시스템에서 발명가는 동일한 것의 명백한 변형을 주장하는 여러 신청서를 제출하여 이론적으로 독점권을 확장할 수 있었습니다. 특허는 서로 다른 시기에 발행될 수 있으므로 발명가에게 더 긴 독점권이 부여됩니다. 법원은 이러한 유형의 게임맨십 가능성을 방지하기 위해 ODP를 만들었습니다.

그러나 ODP에는 안전 밸브가 있습니다. 출원인이 명확하지 않은 발명에 대해 2개의 특허를 보유한 경우, 출원인은 특허가 같은 날 만료되도록 최종 면책 조항을 제출할 수 있습니다. 특허권자가 더 일찍 만료되는 특허가 만료되기 전에 최종 면책 조항을 제출하면 ODP가 해결됩니다. 그러나 첫 번째 특허가 만료된 후에는 최종 면책 조항이 더 이상 선택 사항이 아닙니다. ODP는 단순히 나중에 만료되는 특허를 무효화합니다. 따라서 최종 면책 조항은 나중에 만료되는 특허를 보호하는 데 유용하지만 귀중한 특허 기간을 희생할 수 있습니다.

의회는 1980년대와 1990년대에 특허 기간에 영향을 미치는 여러 가지 개혁안을 통과시켰습니다. 첫째, 1984년 의회는 FDA 검토 과정에서 실질적으로 상실된 특허 기간에 대해 제약 특허 보유자에게 보상하기 위해 특허 기간 연장(PTE)을 승인했습니다. 그러다가 1995년에 의회는 특허가 발행된 때가 아니라 발명가가 첫 번째 특허 출원을 제출한 시점에 특허 기간을 고정시켰습니다. 특허 출원 보류 기간 동안의 시간이 이제 특허 기간을 떨어뜨리기 때문에 의회는 또한 특허청의 과도한 지연으로 인해 손실된 시간을 발명가에게 보상하기 위해 PTA를 만들었습니다. PTA와 PTE는 모두 동일한 원본 출원으로 추적되는 특허의 만료 날짜가 다를 수 있음을 의미합니다.

이러한 개혁은 대답하는 데 20년 이상이 걸린 질문을 촉발시켰습니다. 이 새로운 체제에서 ODP가 어떤 역할을 하는가? 관련 발명품을 주장하는 여러 특허가 서로 다른 시기에 만료될 수 있더라도 차이점은 일반적으로 게임 기술이 아니라 법적으로 승인된 조정 및 확장(PTA 및 PTE)으로 인해 발생합니다. 연방순회법원은 2007년에(그리고 2018년에 다시) PTE로 인한 만료일 차이가 ODP를 유발하지 않았지만 PTA와 ODP 간의 상호작용은 덜 확실하다는 것을 확인했습니다.

2014년부터 연방순회법원은 PTA를 PTE와 다르게 볼 수 있음을 암시했습니다. 이후 여러 지방법원은 이 문제를 두고 서로 다른 결론을 내렸습니다. 그러나 In re Cellect 이전에는 연방순회법원에서 이 문제를 명확하게 제시한 사례가 없었습니다.

Cellect는 이미지 센서를 다루는 5개의 특허로 구성된 제품군입니다. 모든 특허는 동일한 원본 출원으로 추적되므로 PTA가 아니었다면 동시에 만료되었을 것입니다. 그러나 5개 특허 중 4개에 PTA가 포함되어 있었고, 마지막 특허에만 PTA가 없었습니다.